업무사례
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LEGAL INSIGHT · 공동개발과 공동소유는 같은 말이 아닙니다
두 회사가 비용과 인력을 나누어 제품이나 기술을 함께 개발했다고 해서 개발결과에 관한 모든 권리가 자동으로 절반씩 나뉘는 것은 아닙니다. 공동개발 결과에는 특허를 받을 수 있는 발명, 소프트웨어 저작물, 설계도면, 실험데이터, 제조노하우와 영업비밀 등 성격이 다른 권리가 함께 포함될 수 있기 때문입니다.
특히 특허에서는 누가 개발비를 더 부담했는지보다 누가 발명의 기술적 사상 창작에 실질적으로 기여했는지가 먼저 문제됩니다. 그다음 발명자가 가진 권리를 회사가 직무발명 규정이나 계약을 통해 승계했는지, 공동개발계약에서 권리귀속을 어떻게 정했는지를 확인해야 합니다.
핵심은 “A사와 B사가 공동개발했다”는 표현 하나로 소유권을 판단하지 않는 것입니다. 발명·프로그램·도면·노하우를 권리별로 나누고, 각 결과물을 실제 창작한 사람과 회사의 승계관계, 계약상 귀속조항을 순서대로 확인해야 합니다.
공동개발 계약을 체결했다는 이유만으로 공동발명자가 되는 것은 아닙니다
특허법은 발명을 한 사람 또는 그 승계인에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여하고, 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 그 권리를 공유하도록 규정하고 있습니다. 따라서 공동개발계약의 당사자가 곧바로 공동발명자가 되는 구조는 아닙니다.
대법원은 공동발명자가 되려면 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시하거나 보완하고, 실험을 통해 착상을 구체화하거나 구체적인 수단·방법의 제공과 조언을 통해 발명의 완성에 실질적으로 기여해야 한다고 보고 있습니다.
반대로 연구비와 장비를 제공했거나 연구자를 관리했고, 완성된 결과를 보고받은 정도라면 그 사정만으로 발명자가 된다고 단정하기 어렵습니다. 개발비 분담률과 발명자 지위는 서로 다른 문제라는 점을 먼저 구별해야 합니다.
발명자는 개인이지만 회사는 그 권리를 승계해 특허권자가 될 수 있습니다
실제 공동개발은 대부분 A사 연구원과 B사 연구원이 함께 수행합니다. 이 경우 구체적인 발명행위를 한 사람은 각 회사의 연구원이 될 수 있고, 회사는 해당 연구원에게서 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 출원인이 되는 구조가 일반적으로 문제됩니다.
발명진흥법은 종업원의 직무발명이 제3자와 공동으로 이루어진 경우, 계약이나 근무규정에 따라 회사가 해당 발명에 관한 종업원의 권리를 승계하면 그 종업원이 가진 지분을 회사가 취득하도록 규정하고 있습니다.
따라서 공동개발계약서에 두 회사의 공동소유라고만 적어두는 것으로 끝내기보다 각 회사 내부의 직무발명 승계규정과 연구원들의 발명신고·승계절차가 실제로 이루어졌는지도 함께 확인해야 합니다.
특허를 받을 권리가 공유라면 한 회사만 단독으로 출원하는 것은 주의해야 합니다
특허법 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하도록 규정하고 있습니다. 실제 발명자가 양사에 나뉘어 있고 각 회사가 그 지분을 적법하게 승계했다면 출원단계부터 공동출원 문제를 검토해야 합니다.
따라서 공동개발 중 한 회사가 상대방에게 알리지 않은 채 자신의 회사만 출원인으로 기재했다고 해서 등록 명의만으로 실질적인 권리관계가 항상 확정되는 것은 아닙니다.
특히 누가 발명자인지, 각 발명자로부터 누가 특허를 받을 권리를 승계했는지, 출원 전 권리이전 합의가 있었는지를 연구노트·이메일·발명신고서와 공동개발계약을 통해 확인할 필요가 있습니다.
공동특허가 되면 각 회사는 자신의 사업에서 특허를 실시할 수 있습니다
특허권이 공동소유로 등록되면 공유특허에는 일반적인 공동재산과 다른 특칙이 적용됩니다. 현행 특허법 제99조는 계약으로 특별히 정한 사항이 없다면 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 받지 않고 자신의 사업에서 특허발명을 실시할 수 있도록 규정하고 있습니다.
예를 들어 A사와 B사가 특허를 공동소유하면서 별도의 제한을 두지 않았다면 A사가 해당 기술을 이용해 제품을 직접 생산하는 데 B사의 개별적인 허락이 항상 필요한 것은 아닐 수 있습니다.
따라서 상대방의 독자적인 사업화를 제한하려는 목적이라면 단순히 “특허권은 공동소유한다”는 문구만 넣기보다 각 공유자의 자체 실시 범위와 시장·제품·지역 제한 여부를 계약에서 별도로 규정할 필요가 있습니다.
반대로 공동특허를 제3자에게 넘기거나 라이선스하는 것은 제한됩니다
공유특허의 각 공유자가 스스로 특허발명을 실시할 수 있다는 것과 제3자에게 권리를 넘길 수 있다는 것은 다른 문제입니다.
현행 특허법은 공유자가 자신의 특허권 지분을 제3자에게 양도하거나 그 지분에 질권을 설정하려면 다른 공유자 모두의 동의를 받도록 하고 있습니다. 제3자에게 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 경우에도 다른 공유자 모두의 동의가 필요합니다.
따라서 공동개발 결과를 이용해 외부 제조업체에 라이선스를 주거나 사업양도 과정에서 특허지분을 함께 이전하려는 경우에는 상대방 회사의 동의가 필요한 구조인지를 미리 확인해야 합니다. 공동소유 계약에서는 동의절차와 동의를 거부할 수 있는 사유까지 정하는 경우가 있습니다.
소프트웨어 공동개발은 특허와 같은 방식으로 소유권을 판단하지 않습니다
공동저작물이 되는 경우
프로그램이나 설계도면처럼 저작권이 문제되는 결과물은 공동발명과 다른 기준을 적용합니다. 대법원은 2명 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적 표현 자체에 공동으로 기여하고 각자의 기여 부분을 분리하여 이용할 수 없는 하나의 저작물을 만든 경우 공동저작물이 된다고 보고 있습니다.
각 회사의 별도 저작물이 될 수 있는 경우
반대로 A사가 서버 프로그램을 독립적으로 만들고 B사가 별도의 앱을 개발해 두 결과물을 연결한 것처럼 각 결과물을 분리해서 이용할 수 있다면 모든 소프트웨어가 하나의 공동저작물이라고 단정하기 어렵습니다. 또한 직원이 업무상 작성한 프로그램은 저작권법 제9조의 업무상저작물 요건에 따라 회사가 저작자가 되는 경우도 있으므로 실제 개발주체와 계약을 함께 확인해야 합니다.
공동저작물이 인정되면 특허 공유와 권리행사 방식도 다릅니다
저작권법 제48조에 따르면 공동저작물의 저작재산권은 원칙적으로 저작재산권자 전원의 합의가 있어야 행사할 수 있습니다. 다른 권리자의 동의 없이 자신의 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 하는 것도 제한됩니다.
이는 특별한 계약이 없는 경우 각 공유자가 독자적으로 특허발명을 실시할 수 있는 특허법의 구조와 차이가 있습니다. 같은 공동개발 결과라도 특허인지 프로그램 저작권인지에 따라 공동권리자의 사업화 가능 범위가 달라질 수 있습니다.
공동저작물 이용으로 발생한 이익은 별도 특약이 없으면 각자의 창작 기여도에 따라 배분되고, 기여도를 명확히 확인하기 어려운 경우에는 균등한 것으로 추정됩니다. 따라서 개발계약에서 프로그램 저작권 지분과 이용권한을 구체적으로 정하는 것이 중요합니다.
기존기술과 공동개발 중 새로 만든 기술을 계약에서 분리해야 합니다
공동개발 분쟁에서 자주 문제되는 것은 한 회사가 프로젝트 시작 전에 이미 보유하던 기술과 프로젝트를 수행하면서 새로 만들어진 결과가 섞이는 경우입니다. 기존 소스코드와 설계자료, 제조노하우를 상대방에게 제공했는데 계약에는 단순히 “개발성과는 공동소유”라고만 적혀 있다면 어디까지 공동성과인지 다툼이 생길 수 있습니다.
따라서 계약에서는 프로젝트 전부터 각 당사자가 보유한 기존기술과 지식재산을 별도로 특정하고, 공동개발 과정에서 새롭게 발생한 발명·개량기술·소프트웨어·데이터를 구분하는 방식이 필요합니다.
특히 상대방에게 기존기술을 제공할 때에는 소유권을 이전하는 것인지 프로젝트 수행을 위해 제한적인 이용권만 부여하는 것인지 명확히 해야 합니다. 기존기술까지 공동개발 성과로 오인되지 않도록 권리귀속과 사용범위를 분리하는 것이 중요합니다.
특허로 공개하지 않는 노하우라면 영업비밀 관리주체도 확인해야 합니다
공동개발 결과가 반드시 특허출원되는 것은 아닙니다. 생산조건과 제조레시피, 시험조건, 소스코드나 알고리즘의 세부 구현처럼 공개하지 않고 관리하는 기술정보는 영업비밀 보호가 문제될 수 있습니다.
부정경쟁방지법상 영업비밀은 공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치가 있으며 비밀로 관리된 기술상 또는 경영상 정보여야 합니다. 공동개발 과정에서 상대방에게 기술을 제공했더라도 비밀유지계약과 접근제한 등의 관리가 존재한다면 영업비밀성 판단에서 그 경위가 중요할 수 있습니다.
따라서 공동개발계약에는 누가 어떤 노하우의 보유자인지, 공동개발 중 생성된 비공개 정보는 누가 사용할 수 있는지, 프로젝트 종료 후 반환·삭제와 제3자 제공을 어떻게 제한하는지를 함께 정해둘 필요가 있습니다.
상대방이 공동발명을 단독으로 특허등록했다면 명의만 보고 끝낼 문제는 아닙니다
공동개발이 종료된 뒤 한쪽 회사가 상대방 연구원의 기여를 제외하고 자신만을 권리자로 하여 특허를 출원·등록하는 경우가 있습니다. 이때에는 실제 발명자와 특허를 받을 수 있는 권리의 승계관계를 다시 확인해야 합니다.
특허법은 정당한 권리가 없는 사람이 받은 특허에 대해 특허를 받을 수 있는 권리자가 일정한 요건 아래 특허권 또는 그 지분의 이전을 청구할 수 있는 제도를 두고 있습니다.
따라서 상대방 명의로 등록이 완료되었다는 이유만으로 곧바로 권리관계를 포기하기보다 특허청구항별 기술적 특징이 누구의 아이디어와 실험에서 나왔는지, 개발 당시 권리이전 합의가 있었는지를 확인할 필요가 있습니다.
공동개발계약에는 ‘공동소유’보다 더 구체적인 권리운영 규칙이 필요합니다
분쟁을 줄이려면 공동개발 결과는 양사 공동소유라고 한 줄로 정하는 것만으로는 부족할 수 있습니다. 특허법과 저작권법에서 공동권리자의 권리행사 방식이 서로 다르고, 실제 사업에서는 출원비용과 해외출원, 개량기술, 제3자 라이선스 문제가 계속 발생하기 때문입니다.
01 프로젝트 시작 전 보유한 특허·프로그램·설계·노하우와 공동개발 중 새롭게 발생하는 성과를 구분하고 각각의 소유권과 이용권을 정합니다.
02 공동발명이 발생하면 발명자 확인과 직무발명 승계, 국내·해외출원 여부와 출원비용, 출원인과 지분을 결정하는 절차를 미리 정합니다.
03 공동권리를 각자 독자적으로 사업화할 수 있는지, 제3자 라이선스와 지분양도에 어떤 동의가 필요한지, 계약 종료 후 개량기술과 비밀정보를 누가 사용할 수 있는지까지 정합니다.
함께 확인한 공식 자료
국가법령정보센터 특허법 제33조 특허를 받을 수 있는 자
국가법령정보센터 특허법 제99조 특허권의 이전 및 공유
국가법령정보센터 대법원 2011다67705·67712 공동발명자와 특허받을 권리 판결
국가법령정보센터 저작권법 제48조 공동저작물의 저작재산권 행사
국가법령정보센터 대법원 2014도16517 공동저작물 판단 판결
공동개발 기술의 소유권은 비용을 절반씩 냈거나 계약서 제목이 ‘공동개발계약’이라는 이유만으로 정해지지 않습니다. 특허라면 실제 공동발명자가 누구인지와 각 회사가 권리를 어떻게 승계했는지, 프로그램·설계물이라면 저작권자가 누구인지, 기존기술과 신규성과 및 비공개 노하우를 계약에서 어떻게 구분했는지를 먼저 확인해야 합니다. 공동소유로 결정한 뒤에도 자체 실시와 제3자 라이선스·지분양도에 적용되는 규칙은 권리 종류마다 다르므로 사업화 방식까지 계약에 반영하는 것이 중요합니다.
▼공동개발 기술 소유권, 실제 분쟁에서는 무엇이 쟁점이 됐을까요?
