업무사례
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LEGAL INSIGHT · 종료일과 사용행위를 나눠 봅니다
라이선스 계약이 끝났는데도 상대방이 기존 제품을 계속 판매하거나 특허기술·브랜드·소프트웨어를 사용하는 경우에는 곧바로 “무단사용”이라고 판단하기보다 먼저 계약이 언제 어떤 범위에서 종료됐는지를 확인해야 합니다. 계약기간 만료와 해지, 합의종료는 효력 발생시점과 정산방식이 서로 다를 수 있기 때문입니다.
그다음에는 계약 종료 전에 적법하게 만들어진 재고를 판매하는 것인지, 종료 후 새로운 제품을 생산하거나 저작물·프로그램을 계속 이용하는 것인지, 상표나 기술자료를 새로 사용하는 것인지를 구별해야 합니다. 계약위반과 특허권·상표권·저작권 침해가 항상 같은 범위에서 성립하는 것은 아닙니다.
핵심은 라이선스가 끝났다는 사실과 권리침해가 성립한다는 결론 사이에 하나의 판단단계가 더 있다는 점입니다. 종료일과 종료 후 존속조항을 확정한 뒤 실제 행위가 각 지식재산권의 보호범위 안에 들어오는지를 권리별로 확인해야 합니다.
먼저 라이선스가 실제로 언제 종료됐는지부터 확정해야 합니다
라이선스 종료 후 사용을 다투려면 기준이 되는 종료일이 명확해야 합니다. 계약서에 정한 기간이 단순히 만료된 경우라면 만료일을 확인하면 되지만, 로열티 미지급이나 계약위반을 이유로 중도에 종료시킨 경우에는 해지조항과 통지절차를 함께 확인해야 합니다.
계약에 위반사항을 먼저 시정할 기간을 주도록 되어 있는데 즉시 해지를 통보했거나, 통지가 계약에서 정한 주소나 방법으로 이루어지지 않았다면 상대방이 해지 효력 자체를 다툴 수 있습니다. 반대로 일정한 중대한 위반 시 별도의 시정기간 없이 해지할 수 있도록 약정했다면 그 조항의 적용 여부가 중요합니다.
따라서 계약서의 유효기간, 자동갱신 조항, 해지사유, 시정기간, 통지방법과 실제 해지통지 도달일을 먼저 하나의 일정표로 만들어야 합니다. 종료일이 확정되어야 어느 시점부터 사용이 무권한 상태가 되었는지도 판단할 수 있습니다.
계약이 끝나도 모든 조항이 동시에 사라지는 것은 아닙니다
라이선스 계약에는 계약 종료 이후에도 효력을 유지하기로 한 조항이 들어 있는 경우가 많습니다. 비밀유지, 미지급 로열티 정산, 기록보존, 감사권, 기술자료 반환·폐기, 잔여재고 처리 등의 조항이 대표적입니다.
또한 일부 계약은 종료 후 일정 기간 기존 재고를 판매할 수 있는 이른바 sell-off 기간을 두거나, 이미 공급한 고객에 대한 유지보수 목적으로 제한적인 소프트웨어 사용을 허용하기도 합니다. 이런 조항이 있다면 계약이 종료됐다는 사실만으로 해당 기간의 모든 사용을 무단사용이라고 볼 수 없습니다.
반대로 종료 후 사용권이 명시적으로 소멸하고 즉시 제품 생산·상표사용·복제·배포를 중단하도록 약정했다면 종료 이후 신규 생산이나 추가 이용은 계약위반뿐 아니라 해당 지식재산권 침해로 이어지는지를 확인해야 합니다.
특허 라이선스 종료 후 새로 생산한다면 특허침해 여부를 검토해야 합니다
특허 라이선스는 특허권자가 다른 사람에게 일정 범위에서 특허발명을 실시할 수 있도록 허락하는 구조입니다. 따라서 라이선스가 유효하게 종료된 이후에도 상대방이 특허발명의 권리범위에 속하는 제품을 새로 생산하거나 방법발명을 계속 사용한다면 더 이상 실시권에 근거한 사용이라고 보기 어려울 수 있습니다.
다만 제품이 비슷하다는 이유만으로 특허침해가 되는 것은 아닙니다. 실제 상대방 제품이나 공정이 특허청구범위의 구성요소를 모두 갖추고 있는지 등 특허침해 요건을 별도로 확인해야 합니다. 라이선스 종료는 허락이 사라졌다는 문제이고, 제품이 특허권의 보호범위에 속하는지는 또 다른 문제입니다.
특허권 침해가 인정된다면 특허권자 또는 전용실시권자는 침해금지·예방과 손해배상을 청구할 수 있습니다. 따라서 종료일 이후 생산수량·납품내역·제품사양과 제조공정을 계약기간 중 자료와 구분해 확보하는 것이 중요합니다.
상표 라이선스가 끝났다면 브랜드를 계속 표시하는 행위가 문제될 수 있습니다
프랜차이즈나 제조·유통 라이선스에서는 계약 종료 후에도 상대방이 간판, 상품포장, 온라인 쇼핑몰, 광고물과 SNS 계정에 기존 브랜드를 그대로 사용하는 경우가 있습니다. 등록상표에 관한 사용권이 종료됐다면 그러한 표시가 상표권 침해에 해당하는지를 검토할 수 있습니다.
상표법은 상표권자 또는 전용사용권자가 권리를 침해하는 사람이나 침해할 우려가 있는 사람에게 침해금지·예방을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 고의·과실에 의한 침해에는 손해배상도 청구할 수 있습니다.
다만 상표가 보인다는 이유만으로 모든 행위가 침해가 되는 것은 아닙니다. 실제 거래에서 그 표시가 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 상표적 사용인지와 지정상품·서비스와의 관계를 함께 살펴야 합니다.
종료 전에 적법하게 만들어진 재고와 종료 후 신규 생산은 구별해야 합니다
기존 재고의 판매를 별도로 볼 수 있는 방향
라이선스 기간 중 권리자의 동의를 받아 적법하게 제조·유통된 상품은 계약 종료 뒤의 재판매에서 권리소진 법리가 문제될 수 있습니다. 대법원은 상표권자 또는 그 동의를 받은 사람이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도하면 특별한 사정이 없는 한 그 상품에 대한 상표권이 소진될 수 있다고 보고 있습니다. 따라서 잔여재고의 처리는 계약상 sell-off 조항과 상품의 적법한 최초 유통 여부를 함께 확인해야 합니다.
종료 후 신규 생산을 달리 보는 방향
반대로 사용권이 종료된 이후 새 제품을 생산하고 그 제품에 등록상표를 붙여 판매하는 것은 기존에 적법하게 유통된 개별 상품을 다시 판매하는 것과 성격이 다릅니다. 계약 종료 전에 생산했다는 주장과 종료 후 생산했다는 주장이 엇갈린다면 제조일자, LOT번호, 원재료 투입과 출고자료를 통해 재고를 구분할 필요가 있습니다.
저작물과 소프트웨어는 허락받은 이용방법·조건을 벗어났는지를 봅니다
저작권법 제46조에 따르면 저작재산권자로부터 이용을 허락받은 사람은 허락받은 이용방법과 조건의 범위 안에서 저작물을 이용할 수 있습니다. 라이선스 기간이나 이용자 수, 설치기기, 복제·배포·전송 여부 등이 계약에서 정해져 있다면 이러한 제한이 이용허락 범위를 판단하는 출발점이 됩니다.
예를 들어 기간제 소프트웨어 라이선스가 끝난 뒤 신규 이용자가 계속 프로그램을 사용하거나, 계약에서 허용되지 않은 서버에 추가 설치·복제한 경우라면 계약위반과 저작재산권 침해 여부를 함께 검토할 수 있습니다. 반면 단순히 대금이나 유지보수 의무를 위반한 것과 저작권자가 허락한 이용범위를 넘어선 것은 구별해야 합니다.
저작권 침해가 인정되는 경우 권리자는 침해정지·예방과 침해물의 폐기 등 필요한 조치를 청구할 수 있고, 고의·과실에 의한 침해에 대해서는 손해배상을 청구할 수 있습니다. 종료 후 접속로그, 설치대수, 다운로드와 복제·배포 기록은 실제 이용범위를 확인하는 중요한 자료가 될 수 있습니다.
노하우·기술자료는 계약 종료만으로 지식재산권 침해가 자동 성립하지 않습니다
라이선스 대상이 등록특허만이 아니라 제조방법, 설계도면, 레시피, 고객정보나 기술 노하우를 포함하는 경우도 있습니다. 이런 정보는 특허·상표처럼 등록권리와 동일한 방식으로 보호되는 것은 아니므로 어떤 법적 권리를 근거로 사용중지를 요구할 것인지 별도로 검토해야 합니다.
계약에 종료 후 기술자료를 반환·삭제하고 계속 사용하지 않도록 하는 조항이 있다면 우선 계약상 의무위반이 문제될 수 있습니다. 해당 정보가 영업비밀이나 다른 법률상 보호대상에 해당한다면 별도의 침해책임이 성립하는지도 살펴볼 수 있습니다.
따라서 “라이선스된 기술”이라는 표현만으로 특허침해라고 단정하기보다 등록특허인지, 저작물인지, 비공개 노하우인지와 계약상 사용금지 범위를 나누어 검토해야 합니다.
계약기간 중 로열티와 종료 후 권리침해 손해는 발생원인이 다를 수 있습니다
라이선스 분쟁에서는 상대방이 계약기간 중 지급하지 않은 로열티와 계약종료 이후 계속 사용한 데 따른 손해가 함께 청구되는 경우가 있습니다. 이 두 금액은 같은 제품 판매에서 발생한 것처럼 보여도 법적 발생원인은 구별될 수 있습니다.
종료 전에는 계약상 약정한 매출액·수량과 로열티율을 기준으로 미지급 기술료나 사용료를 계산할 수 있습니다. 반면 종료 후 권리침해가 인정되는 경우에는 각 지식재산권법에서 정한 손해배상 산정규정이 적용될 수 있습니다.
특허법과 상표법은 침해자의 양도수량이나 이익, 권리사용에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액 등을 이용한 손해액 산정규정을 두고 있고 저작권법도 침해자가 얻은 이익이나 권리행사로 일반적으로 받을 수 있는 금액을 이용한 규정을 두고 있습니다. 따라서 기존 계약의 로열티율이 종료 후 손해액과 항상 동일하다고 단정하지 말고 권리별 손해산정 구조를 검토해야 합니다.
계속 사용을 중단시키려면 과거 손해배상과 현재의 침해금지를 구분해야 합니다
이미 판매된 물량의 손해를 배상받는 문제와 현재 계속되고 있는 생산·복제·상표사용을 중단시키는 문제는 구별됩니다. 상대방이 현재도 무권한 사용을 지속하고 있다면 손해배상만으로는 추가적인 침해를 막기 어려울 수 있습니다.
특허법과 상표법, 저작권법은 일정한 요건 아래 침해의 금지 또는 정지를 청구할 수 있는 제도를 두고 있습니다. 사건의 긴급성과 권리관계가 소명된다면 본안소송과 별도로 임시적인 금지를 구하는 가처분을 검토하는 경우도 있습니다.
다만 사용금지를 요구하기 전에는 실제로 권리가 존속하고 있는지, 상대방에게 남은 이용권한이 없는지, 문제 제품이나 행위가 권리범위에 포함되는지를 확인해야 합니다. 계약종료 통지만을 근거로 광범위한 판매중지를 요구하면 잔여재고나 비침해제품까지 분쟁범위가 확대될 수 있습니다.
종료 후 사용을 발견했다면 계약기간 전후의 자료부터 분리해야 합니다
라이선스 종료 후 사용 사건에서는 상대방이 “전부 종료 전에 생산한 재고다”, “유지보수만 하고 있다”, “계약상 계속 사용할 권리가 있다”고 주장하는 경우가 있습니다. 따라서 권리자는 단순히 현재 판매되고 있다는 화면만 확보하기보다 생산과 사용 시점을 보여주는 자료를 함께 정리할 필요가 있습니다.
01 최초 계약서와 갱신·변경합의서, 해지통지와 수령자료를 모아 실제 종료일과 종료 후 존속하는 조항을 확정합니다.
02 종료일 전후의 생산수량·LOT번호·세금계산서·출고자료·온라인 판매화면·소프트웨어 접속로그 등을 비교해 잔여재고와 종료 후 신규 생산·사용을 구별합니다.
03 특허·상표·저작물·노하우가 한 계약에 함께 포함되어 있다면 어느 행위가 어느 권리를 침해한다는 것인지 권리별로 분리하고, 계약기간 중 미지급 로열티와 종료 후 손해액도 기간별로 나누어 계산합니다.
함께 확인한 공식 자료
국가법령정보센터 저작권법 제123조 침해의 정지 등 청구
국가법령정보센터 특허법 제126조 권리침해에 대한 금지청구권
국가법령정보센터 상표법 제107조·제109조·제110조 침해금지와 손해배상
국가법령정보센터 대법원 2018도14446 계약위반과 상표권 소진 판결
라이선스 종료 후 사용 사건에서는 계약이 끝났다는 사실만으로 결론을 내리기 어렵습니다. 라이선스가 실제 언제 종료됐는지, 종료 후 사용이나 잔여재고 판매를 허용한 조항이 있는지, 종료 뒤 이루어진 행위가 특허·상표·저작권의 보호범위에 해당하는지, 계약기간 중 적법하게 만들어진 제품인지 종료 후 새로 생산·이용한 것인지를 기간과 권리별로 나누어 확인해야 합니다.
▼라이선스 종료 후 사용, 실제 사건에서는 무엇이 쟁점이 됐을까요?
